原告：官網、手機APP等突出使用“輕管家”， 侵害注冊商標專用權

原告蘇州平行世界公司訴稱：2015年9月24日蘇州平行世界公司申請注冊第17977865號商標“輕管家”，并于2016年11月7日核準注冊，核定使用服務項目為第45類：臨時看管房子；臨時照料寵物；家務服務等。后蘇州平行世界公司開發軟件“輕管家用戶預約下單平臺軟件投入市場使用。北京小馬飛捷公司于2016年1月25日申請注冊第18975996號商標“輕管家”，國際分類為第45類，但是只申請成功服裝出租，殯儀服務(被駁回服務項目：家務服務，社交陪伴，交友服務等）。北京小馬飛捷公司在未取得蘇州平行世界公司授權的情況下在其公司網頁、手機APP，微信公眾號中多次出現“輕管家”字樣，并且以“輕管家”為主要服務項目，大肆宣傳。蘇州平行世界公司認為，北京小馬飛捷公司在明知“輕管家”第45類服務類已經被蘇州平行世界公司注冊的情況下還大肆宣傳使用該商標，嚴重侵犯了蘇州平行世界公司的商標專用權，應承擔侵權責任。

被告：構成在先使用 不構成侵權

被告北京小馬飛捷公司辯稱：北京小馬飛捷公司在家政服務領域在先使用“輕管家”商標并具有一定知名度和影響力，經過近五年的發展，已經成為家政服務領域的知名企業。2015年8月26日，北京小馬飛捷公司在北京宣布上線新業務“輕管家”，“輕管家”一經上線，反應極其熱烈，并吸引了數十家全國知名媒體爭相報道。原告申請引證商標的時間晚于被告舉行“輕管家”業務上線發布會的時間，原告的申請注冊行為及提起本案訴訟行為有違誠信原則，不應得到支持。被告的正式上線發布會是2015年的8月26號在北京召開，而原告申請注冊“輕管家”商標的時間為2015年9月24日，晚于被告發布會的時間。原告本身也從事家政服務，其對于本領域內發生的重要事件理應是明知的，更何況被告推出“輕管家”業務的報道鋪天蓋地，原告應當知道被告在先使用的情況，仍然惡意搶注該商標，違反商標法的規定，被告已經提起無效宣告請求。原告行使17977865號輕管家商標專用權時應受到限制，其無權禁止在先使用人即本案被告在原使用范圍內繼續使用“輕管家”商標。

 法院：不構成在先使用 應承擔商標侵權責任

法院經審理認為，蘇州平行世界公司提交的公證書顯示，北京小馬飛捷公司在其微信公眾號、主辦網頁將“輕管家”用于頁面菜單、子菜單以及宣傳頁面中，用以宣傳或者供用戶選擇服務項目，多處使用不同顏色、字體突出顯示，網絡用戶通過瀏覽網頁、下單等均能多次、清晰、明顯地看到“輕管家”等內容，該種使用具有標識服務來源的目的，構成商標法意義上的使用。北京小馬飛捷公司將“輕管家”使用在家居清潔服務上，該服務屬于家務服務，落入第17977865號“輕管家”商標的保護范圍，屬于在同一種服務上使用商標的行為。蘇州平行世界公司所有的第17977865號“輕管家”商標為文字商標，北京小馬飛捷公司所使用的“輕管家”與第17977865號“輕管家”商標的呼叫、字形完全相同，盡管字體有細微差別，但普通消費者難以進行區分，易使相關公眾對服務的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的服務有特定的聯系，其行為屬于使用與注冊商標近似的商標的行為。故北京小馬飛捷公司未經商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆，其行為屬于侵犯注冊商標專用權的行為。

關于北京小馬飛捷公司的在先使用抗辯，法院認為，《中華人民共和國商標法》（以下簡稱商標法）第五十九條第三款規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。據此，商標在先使用抗辯成立的條件應包括：1、使用人先于商標注冊人使用商標；2、使用人的此種使用行為使商標已經具有一定影響，此種“有一定影響”的判斷應當結合商標使用的宣傳、使用行為的持續時間、使用程度、地域范圍、使用規模、銷售額等綜合判定。具體到該案，雖然在案證據能夠證明北京小馬飛捷公司使用該商標的時間早于蘇州平行世界公司申請注冊商標的時間，但是北京小馬飛捷公司提交的證據僅僅能夠證明其于2015年8月26日召開一次新聞發布會發布“輕管家”服務、2015年11月一家刊物刊發報道被告“輕管家”模式的事實。第二次刊物刊發時間晚于蘇州平行世界公司申請注冊第17977865號商標的時間2015年9月24日，該次宣傳不應作為認定在先權利的依據。僅就2015年8月26日的新聞發布會而言，無論是從被告進行宣傳的頻次、時間持續，還是從宣傳報道的范圍、主體來說，均未能表明該次發布會的宣傳報道能夠使北京小馬飛捷公司使用的商標達到“有一定影響”的程度。此外，在2015年8月26日被告召開新聞發布會至2015年9月24日原告申請注冊商標日，期限較短，并無證據表明期間被告繼續持續使用“輕管家”商標并取得了一定影響，故法院對被告關于其構成在先使用的答辯意見不予采納。

綜上，北京市西城區人民法院判令被告北京小馬飛捷公司于本判決生效后立即停止侵害原告注冊商標專用權的行為，在其官網刊登聲明，消除影響，并于本判決生效之日起十日內賠償原告蘇州平行世界公司經濟損失50 000元及合理支出20 000元。

目前，北京小馬飛捷公司已經提起上訴。

商標的在先使用抗辯是目前侵害商標權糾紛案件中常見的被告抗辯事由。也就是說，在案件審理過程中，如果被告不提起此項抗辯，則是否有在先使用的事實并不是法院依職權應當查明的事實，法院不會主動進行審查，只有在被告提起此項抗辯，法院才會進行審查。而為何在我國商標法中，在先使用是一項抗辯權而不是請求權，對此，有學者做過較為系統的研究。“這與我國商標法一直采取的商標權注冊主義制度有關。按照商標權注冊主義制度，只有經過核準注冊的商標，才能在核定使用的商品上擁有專用權和排他權。如果賦予未經核準注冊的在先使用商標請求權，意味著商標在先使用人可以許可、轉讓其商標，可以針對第三人行使停止侵害和損害賠償請求權，其結果相當于賦予了其專用權和排他權，并且很可能蠶食注冊商標權人的市場，形成與其直接競爭的局面，結果必然損害申請商標注冊的激勵，根本上沖擊商標權注冊主義制度。”[1] 簡單來講，采取在先使用抗辯立法是為了與我國商標注冊制度在體系上進行統一，使商標法的條文構成有機整體。

在先使用抗辯的法律依據為商標法第五十九條第三款的規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”該案中法院依據法律規定對商標在先使用抗辯成立的條件進行分解，具體條件包括：1、使用人先于商標注冊人使用商標；2、使用人的此種使用行為使商標已經具有一定影響。當然，此種條件限制并非準確地對商標在先使用的要件進行確定，而是根據案件審理需要而做出的精簡，尤其是第二項條件，是本案被告抗辯難以成立的關鍵。商標在先使用抗辯的成立需要具備很多條件，而這些條件都是必要非充分條件，因此，只要不滿足其中一個條件，就能夠得出抗辯難以成立的結論。

本質上而言，在先使用抗辯的成立需要以形式上判斷構成侵害商標權作為前提，如果從商標性使用、商標相同或者近似、同種或類似商品服務上進行使用等幾個要件進行判斷，尚不構成侵害商標權，則在先使用抗辯就沒有判斷的必要。在先使用抗辯實質上是一種對侵權的阻卻，是一種法定的例外。

在商標侵權糾紛案件中，該要件包含時間“在先”和行為“使用”兩層含義。時間“在先”的判斷存在兩種情形：其一為商標權人在注冊之前未使用，其二為商標權人在注冊之前已經使用。對于第一種情形，只要使用人證明其在商標權人申請注冊之前，則該條件的判斷即完成，可以進入下一個條件的判斷。而對于第二種情形，雙方均表明自己在申請注冊日期之前有使用行為，則各自提交證據予以證明，由法院依據證據確定雙方的最早使用時間，以確定誰更早使用該商標。而使用人此時不僅需要證明其在商標權人申請注冊之前就已經使用，其可能還需要進一步證明其最早使用時間早于商標權人。行為上的“使用”則應當是商標性使用，即將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。例如，在（2015）京知民終字第315號案件中，使用人為證明其在眼鏡上在先使用“ONLY”標識的事實，提交了如下證據：1、2000年、2001年有關太陽鏡的發貨單（Invoice），但該份證據系英文表述，單據上未標明“ONLY”品牌。2、2000年12月15日，一份印有港利國際有限公司的發貨單（packinglist），該份證據寫明品牌為“ONLY”，款式名稱為太陽鏡（sunglasses），該份證據無任何單位的印章。3、2003年，華美豐時裝（深圳）有限公司向綾致時裝（天津）有限公司開具的增值稅發票聯，該發票上貨物名稱是“服裝配料”。4、有關“ONLY”品牌的宣傳海報，在海報上印有買正價貨品獲贈太陽眼鏡的信息，海報上未顯示印制時間。5、單位內部的銀行付款憑證、記賬憑證、郵件、入庫單、有關海報和宣傳冊的發票等。[2]法院認為，上述證據不足以證明使用人于涉案商標申請日之前已在眼鏡上使用“ONLY”標識。也就是說，使用人提交的證據并不能證明商標產生了標明商品來源的效果，無證據證明商標性使用，故而，在先使用抗辯也就不能成立。

在先使用抗辯成立還需要使用人證明此種使用行為使商標已經具有一定影響。立法對在先使用抗辯作此限制，本質上是為了保護未注冊商標的正當利益。商標法釋義中提到：“本條第三款是本次修改商標法時為了平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益而新增加的內容，主要目的是保護那些已經在市場上具有一定影響但未注冊的商標所有人的權益。”我國雖然采用商標注冊制，但是仍然對未注冊商標依據其使用范圍、時間、影響力大小給予不同程度的保護，此種保護以“一定影響”為下限，未達到“一定影響”，無論是從相關公眾的角度，還是從尊重后來商標權的角度而言，均不存在保護的必要。商標法立法如此選擇，不僅與反不正當競爭法第六條保護未注冊商標的規定在立法旨趣上相互統一，也符合保護誠實信用、勤懇經營的市場主體利益之原則。

至于“一定影響”的判斷，司法實踐中并不鮮見，而商標行政案件與民事案件對于該要件的判斷并無明顯差異。在（2013）高行終字第204號案件中，使用人除了企業營業執照等工商材料外，僅提交一些領購發票記錄的復印件，且發票上并未使用訴爭的“東方紅”商標，故法院認為上述證據尚不足以證明使用人在飯館等服務上對“東方紅”商標在先使用并產生一定的影響。[3]而在本文開篇所述該案中，法院認為此種“有一定影響”的判斷應當結合商標使用的宣傳、使用行為的持續時間、使用程度、地域范圍、使用規模、銷售額等綜合判定。對“一定影響”的判斷不宜標準過高，否則將使在先使用抗辯形同虛設。但是，如果將“一定影響”泛化，又會沖擊商標注冊制這一基本制度，會產生鼓勵不注冊的導向。故而，結合使用行為的持續時間、使用程度、地域范圍、使用規模、銷售額等因素綜合判定更為合理。相應地，使用人的舉證就不應局限于某一時間或者某一范圍的證據，而應將時間寬度和范圍廣度盡可能地延伸，多多益善。

當然，善意的使用為在先使用抗辯成立的應有之義。因該案件中尚不涉及對此要素的審查，法院并未多作筆墨。是否善意亦是從當事人的舉證情況來進行判定。一般而言，此前存在業務合同往來、商標代理注冊或者其他極有可能的業務接觸，使得使用人完全能夠知曉注冊商標存在，則使用人難謂善意。